Em 30.12.2022, foi publicada ata de reunião da Diretoria do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”), realizada em 28.12.2022, em que foram deliberadas e aprovadas uma série de mudanças que simplificam os serviços relacionados ao registro/averbação de contratos de tecnologia perante o INPI. A discussão foi motivada, especialmente, por reivindicações apresentadas ao instituto pela Licensing Executive Society Brasil (“LES Brasil”)[1] e debates com a ICC-Brasil.
Como principais deliberações da Diretoria, destacam-se:
- Aceitação de licenciamento de tecnologia não patenteada (know-how); e
- Não impedimento do pagamento de royalties sobre pedidos de patentes, desenhos industriais e marcas.
Quanto ao primeiro ponto, ao passar a permitir essa modalidade de licenciamento, o INPI busca alinhar suas práticas às melhores práticas internacionais, além de ampliar as oportunidades de negócios envolvendo direitos de propriedade intelectual e, consequentemente, fomentar a inovação no Brasil.
Igualmente positivas foram as conclusões da Diretoria em relação a não obstaculizar o pagamento de royalties em contratos que tenham como objeto pedido de patente ou de registro de desenho industrial ou marca ainda não concedido, visando a observância de princípios de desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, além da preservação da autonomia das partes em contratos.
Vale destacar que, com relação a marcas, este já era o entendimento da Procuradoria Federal Especializada do INPI, porém agora o instituto se compromete a contatar a Procuradoria para verificar a possibilidade da extensão desse entendimento para patentes, desenhos industriais e demais ativos de PI, conforme aplicável.
Além destes dois pontos, o documento aprovou as seguintes alterações com relação a requisitos formais até então exigidos pelo INPI para registro e averbação dos contratos de transferência de tecnologia:
- Não será mais obrigatória a notarização e apostila/legalização das assinaturas estrangeiras;
- Serão aceitas assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil, com dispensa também da necessidade de e-notarização e e-apostila;
- Não será mais obrigatório inserção de rubrica em todas as páginas dos contratos;
- O INPI não mais exigirá assinatura de duas testemunhas nos contratos de tecnologia, sendo uma faculdade das partes;
- Não será mais exigida a apresentação dos atos constitutivos e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil.
Em linhas gerais, estas alterações foram justificadas pela presunção de boa-fé dos atos praticados pelas partes, pela necessidade de harmonização com procedimentos atualmente adotados pela Diretoria de Marcas e Diretoria de Patentes do INPI e pela necessidade de adequação ao disposto na Medida Provisória N. 2.200-2/2001 (que expressamente reconhece como válidas as assinaturas digitais que permitam comprovação da autoria e integridade de documentos ainda que não utilizem certificados emitidos pela ICP-Brasil).
Segundo o documento, estas alterações formais deverão ser implementadas de imediato ou em prazo exíguo pelo INPI. Contudo, vale destacar que as mudanças ficarão sujeitas à agenda do novo corpo diretivo do instituto.[2]
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[1] A LES Brasil é uma associação sem fins lucrativos, afiliada à Licensing Executives Society International (LESI), que tem como objetivo promover a cultura do licenciamento e da transferência de tecnologia no Brasil.
[2] Conforme Decreto 11.340, de 1º de janeiro de 2023, o INPI, bem como as políticas de propriedade intelectual, passam a integrar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
