Alerta

• 30 dezembro 2021
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Retrospectiva: principais acontecimentos sobre propriedade intelectual no Brasil em 2021 e o que esperar para o próximo ano

O ano de 2021 foi marcado, em linhas gerais, pelo enfrentamento da pandemia de COVID-19, por meio da vacinação em massa em diversos países do mundo, numa clara e esperançosa tentativa de retorno ao status de normalidade anteriormente conhecido. Na Retrospectiva de Propriedade Intelectual no Brasil, o ano foi marcado pela introdução de mudanças legislativas significativas, bem como de decisões judiciais que moldarão o sistema de proteção de propriedade intelectual nos próximos anos, dentre as quais destacamos as seguintes (em ordem cronológica):

• Empresa é condenada a indenizar ex-funcionário por uso indevido de imagem

Em janeiro de 2021, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul) condenou uma empresa ao pagamento de indenização a um ex-funcionário, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por uso indevido de imagem, nos autos do processo nº 0020916-46.2019.5.04.0004. De acordo com o processo, a empresa empregadora teria utilizado a imagem de seu ex-funcionário em peças publicitárias, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho, por existir um termo de cessão de direito de imagem com prazo indeterminado assinado pelo ex-funcionário quando da sua admissão.

No caso em questão, o Tribunal decidiu que o termo de cessão de direito de imagem não seria válido, pois foi assinado juntamente com os outros documentos admissionais, sem indicação específica de finalidade ou prazo de vigência, configurando, assim, abuso do poder diretivo da empresa empregadora e infração aos direitos de imagem do empregado.

Tal decisão ganhou destaque em razão do crescente uso da imagem de funcionários em treinamentos online e peças publicitárias e alerta a tendência de que termos de cessão de direitos de imagem assinados no momento da admissão e sem prazo de validade podem ser facialmente anulados.

• Prescrição trienal para casos de violação de direitos de propriedade intelectual

Em fevereiro de 2021, a 3ª Turma do STJ reconheceu que a pretensão indenizatória por danos decorrentes da violação de direitos de propriedade intelectual possui prazo prescricional de 03 anos, equiparando-se ao prazo de reparação civil previsto no Código Civil (artigo 206, § 3º, inc. V).

A decisão em questão foi dada nos autos do REsp 1.862.910/RJ que, em linhas gerais, afastou a condenação de uma gravadora, processada por um fotógrafo, por modificar e utilizar, sem autorização, imagens de autoria deste.

Neste caso, o STJ entendeu que, apesar de não haver prescrição descrita em lei para o reconhecimento e preservação de uma obra, o prazo prescricional de três anos previsto no Código Civil pode ser aplicado para a reparação sobre os danos em relação a essas obras, visto que a indenização por tais danos configura reparação civil. Em que pese este não ser o entendimento unânime do STJ, esta pode ser uma nova tendência do judiciário para casos semelhantes nos próximos anos.

• Adesão do Brasil ao Protocolo de Nagoya

No dia 05 de março de 2021, o Brasil depositou sua carta de ratificação ao Protocolo de Nagoya junto à ONU, tornando-se, finalmente, um de seus signatários.[1] O Protocolo de Nagoya é um acordo multilateral que estabelece regras internacionais para a repartição de benefícios resultantes de recursos genéticos de biodiversidade.

A título exemplificativo, referido Protocolo dispõe sobre o pagamento de royalties decorrentes de recursos genéticos de biodiversidade; o financiamento de pesquisas sobre biodiversidade e o compartilhamento de seus resultados; a transferência de tecnologias decorrentes de recursos genéticos de biodiversidade e o processo de acesso de um país a recursos genéticos de biodiversidade de outro.

Considerando o vasto patrimônio biológico do país e a importância do agronegócio para a economia, a ratificação do Protocolo de Nagoya estimula a criação de negócios sustentáveis. Ainda, tal ratificação, em conjunto com as determinações da Lei da Biodiversidade, tem o potencial de oferecer maior segurança jurídica para os negócios que se utilizam de recursos genéticos da biodiversidade, tais como empresas do setor do agronegócio.

• “Spray de Barreira” não pode ser utilizado pela FIFA no Brasil

Em abril de 2021, a 3ª Turma do STJ reconheceu, por meio do julgamento do REsp nº 1.888.053/RJ, que a proibição de uso do “spray de barreira” ou “spray de marcação”[2] em partidas de futebol organizadas pela FIFA ou por suas afiliadas somente possui validade em território brasileiro. Esta decisão é relevante não somente nos autos do processo de origem deste caso, mas também deve direcionar outros casos de violação de patentes, pois reconhece que uma patente brasileira só pode produzir efeitos sobre atos ocorridos no Brasil.

Referido Recurso Especial foi interposto pela FIFA contra acórdão do TJRJ que manteve a proibição da FIFA de utilizar referido spray, sob pena de multa, enquanto não houvesse decisão final ao contrário no processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001, ajuizado pela Spuni Comércio de Produtos Esportivos e Marketing (“Spuni”). Nos mencionados processos, a Spuni argumentou que a FIFA teria demonstrado interesse em adquirir os direitos patentários do referido spray pelo valor de U$ 40 milhões, porém a negociação não foi adiante, sendo que, algum tempo depois, a FIFA começou a utilizar um outro “spray de barreira” em suas partidas de futebol. Tais fatos, de acordo com a Spuni, configurariam infração dos seus direitos de propriedade intelectual.

Por fim, vale destacar que, em outubro, houve decisão no processo em curso no TJRJ, condenando FIFA ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais e um valor por danos materiais que ainda será calculado.

• STF declara o parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial inconstitucional

Em 06 de maio de 2021, o STF declarou inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial, por meio do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.529, apresentada pela Procuradoria Geral da União em 2016. Neste caso, o STF entendeu que tal disposição da Lei da Propriedade Industrial violaria diversos dispositivos presentes na Constituição brasileira.

Com a decisão do STF, o parágrafo único do artigo 40, que determinava prazos mínimos de vigência para patentes, passou a ser desconsiderado pelo INPI, de modo que, sem exceções, a partir da decisão do STF, uma patente de invenção passou a ter validade de 20 (vinte) anos e uma patente de modelo de utilidade passou a ter validade de 15 (quinze) anos, contados da data de seus respectivos depósitos.

No dia 12 de maio de 2021, o STF modulou os efeitos de sua decisão, determinando que esta deveria ser aplicada pelo INPI da seguinte forma: (i) as patentes concedidas a partir do dia 06 de maio de 2021 vigorariam apenas pelo prazo determinado no artigo 40 da LPI, sem exceção[3]; e (ii) as patentes já concedidas permaneceriam com seus prazos inalterados, exceto para os casos de patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde (nestes casos a decisão do STF já seria aplicável), resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes (i.e., contratos de exploração de patentes e casos de infração de patente).

Tal decisão foi mal-recebida pelos especialistas e pelo mercado em geral, uma vez que pode representar um desincentivo ao depósito de patentes no Brasil, devido ao atual backlog de patentes do INPI. Ou seja, a demora do INPI em analisar e conceder patentes no Brasil – a título exemplificativo, algumas patentes já demoraram, nos últimos anos, mais de 10 (dez) anos para serem concedidas – somado à ausência de prazo mínimo de vigência garantido à patente, pode resultar numa diminuição dos depósitos de pedidos de patente junto ao INPI.

• STJ permite que ex-integrantes da Legião Urbana utilizem a marca “Legião Urbana”

Em junho de 2021, a 4ª Turma do STJ determinou que os músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, ex-integrantes da banda Legião Urbana, podem continuar utilizando a marca “Legião Urbana” em apresentações artísticas, uma vez que estes também seriam autores ou coautores de diversas composições de sucesso executadas pela banda.

Tal decisão foi dada nos autos do REsp nº 1.860.630/RJ, interposto pela atual titular da marca “Legião Urbana”, a empresa Legião Urbana Produções Artísticas Ltda., representada, atualmente, pelo filho de Renato Russo, que buscava impedir os ex-integrantes da banda de a marca. Apesar da referida decisão, a titularidade da marca “Legião Urbana” não foi, de qualquer forma, afetada.

A decisão, além de esperada há anos, reacendeu o debate acerca da necessidade do regime de cotitularidade de registros de marca, reivindicação comum do mercado que somente foi atendida pelo INPI em meados de 2020, por meio da Resolução nº 245/2019, após a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri.

• STJ decide sobre o prazo de prescrição para cobrança de royalties sobre cultivares

Em junho de 2021, o STJ decidiu, nos autos do Recurso Especial nº 1.837.219/SP, que o prazo de prescrição para cobrança de royalties sobre cultivares é de 05 (cinco) anos, caso a apuração do valor devido dependa, exclusivamente, de cálculo aritmético. Tal decisão foi proferida devido à ausência de regulamento sobre o prazo prescricional para ação de cobrança de royalties na Lei de Proteção de Cultivares (lei nº 9.456/1997) ensejando, portanto, a aplicação do Código Civil (art. 206, §5°, inc. I).

• Empresa é proibida de fabricar brinquedos com trade dress semelhante a de terceiros, mesmo sem perícia

Em julho de 2021, o TJSP proibiu uma empresa de fabricar brinquedos de papelão por considerar que violam trade dress dos brinquedos fabricados pela empresa autora. Tal decisão foi proferida nos autos do agravo de instrumento nº 2258652-94.2020.8.26.0000 e  ainda não transitou em julgado.

Relevante destacar que tal decisão está na contramão do entendimento do próprio TJSP, de que tutelas antecipadas somente podem ser concedidas em casos de violação de trade dress após perícia técnica; e, ainda, do recente entendimento do STJ sobre o tema que, em linhas gerais, estabelece que violações de trade dress somente poderiam ser verificadas mediante realização de perícia técnica.

• Pedidos de patentes farmacêuticas passaram a não necessitar de anuência prévia da ANVISA

Visando a desburocratização de diversas áreas do direito para facilitação de abertura de empresas no Brasil, em 26 de agosto de 2021 foi publicada a lei nº 14.195. Na área da Propriedade Intelectual, referida lei estabeleceu que a ANVISA não tem mais o dever de participar do exame de pedidos de patente farmacêuticos ao revogar o antigo artigo 229-C da Lei da Propriedade Industrial.

Com isso, o INPI voltou a ser o único órgão governamental responsável pelo exame e concessão de patentes na área farmacêutica. As consequências foram imediatas: em 31 de agosto de 2021 o INPI comunicou à população que recebeu mais de 1.200 pedidos de patente da ANVISA que ainda não haviam sido examinados e que seriam integralmente analisados pelo INPI.[4]

A desnecessidade de anuência prévia da ANVISA deve contribuir para a diminuição do tempo médio de análise e concessão de tais patentes nos próximos anos e, portanto, incentivar a inovação na área farmacêutica.

• Mudanças nas regras de licenciamento compulsório de patentes

No dia 03 de setembro de 2021, foi publicada a lei nº 14.200 que modificou as regras sobre o licenciamento compulsório de patentes ao alterar a Lei da Propriedade Industrial, ampliando o rol de hipóteses de tal licenciamento e estabelecendo que pedidos de patente também poderão ser licenciados compulsoriamente pelo Estado.

Com as alterações trazidas pela lei nº 14.200/2021, o Estado poderá licenciar compulsoriamente patentes ou pedidos de patente quando for reconhecida calamidade pública de âmbito nacional e quando o Brasil celebrar tratado internacional que determine a exportação de medicamentos para países cujo setor farmacêutico não possui capacidade suficiente para atender sua população.

Além disso, a lei nº 14.200/2021 trouxe maior segurança jurídica aos titulares de patentes ou pedidos de patentes ao fixar os royalties em virtude de licenciamento compulsório em 1,5% do preço líquido de venda do produto e tornar o procedimento de licenciamento compulsório mais transparente, determinando que o Poder Executivo apresente uma lista de patentes e/ou de pedidos de patente que poderão ser objeto de licença compulsória.[5]

Relevante destacar, por fim, que, é altamente improvável que as novas regras instituídas pela Lei nº 14.200/2021 sejam aplicadas para o enfrentamento da pandemia do COVID-19, pois as vacinas contra a COVID-19 estão sendo amplamente fornecidas aos brasileiros desde meados de 2021.

• Regulamentação das marcas de posição no Brasil

Apesar de a Lei da Propriedade Industrial definir, em seu artigo 124, marcas como “sinais distintivos visualmente perceptíveis”, somente após a publicação da portaria nº 37/2021[6], em setembro de 2021, o INPI passou a aceitar pedidos de registro de marca de posição.

Marcas de posições podem ser definidas como aplicação de um sinal distintivo em uma posição singular e específica de um determinado suporte, dissociada de efeito técnico ou funcional. Por exemplo, a tag vermelha e a costura específica dos bolsos das calças jeans da marca Levi’s ou o famoso solado vermelho dos sapatos Loubotin. O registro de tais marcas é comum em diversos países da Europa, sendo relevante para o mercado da moda, principalmente para o segmento da moda de luxo, uma vez que permite a fácil identificação de peças de um mesmo fabricante.

A possibilidade de registro no Brasil de marcas de posição representa um avanço no sistema de propriedade intelectual do Brasil.

• Decisão liminar proíbe a Google de vincular marcas a palavras-chave do Google Ads

Em outubro deste ano, a 1ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro Central de São Paulo decidiu, liminarmente, que a Google não pode vincular marcas em seus anúncios publicitários veiculados por meio da ferramenta Google Ads. Tal decisão foi dada nos autos do processo nº 1105759-92.2021.8.26.0100, ajuizada por uma empresa de tintas que alegou seus concorrentes estavam utilizando a sua marca registrada como critério de pesquisa da ferramenta Google Ads.

Referido processo ainda não possui decisão final, mas seu resultado pode impactar a forma como a Google veicula anúncios adquiridos pela ferramenta Google Ads, caso sua decisão final seja proferida em linha com a sua decisão liminar.

• CONAR lança guia de boas práticas para a publicidade online para crianças e adolescentes em parceria com a Google

Em outubro deste ano, o CONAR lançou, em parceria com a Google, um guia de boas práticas para a publicidade online voltada ao público menor de idade. Referido guia foi desenvolvido após acordo celebrado entre a Google e o Ministério Público do Estado de São Paulo, reunindo uma série de recomendações que têm como objetivo auxiliar criadores de conteúdo, anunciantes e agências de publicidade no desenvolvimento de materiais publicitários direcionadas a crianças e adolescentes.

Dentre as boas práticas recomendadas pelo guia estão: (i) a identificação clara das ações publicitárias, de forma acessível ao público-alvo; (ii) a não abordagem de temas que envolvem bebidas alcoólicas, tabaco ou armas; e (iii) o não estímulo a comportamentos perigosos.

• INPI passa a aceitar direito de precedência em processo administrativo de nulidade

Em novembro deste ano, o INPI divulgou o Parecer nº 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, da Procuradoria Federal que atua junto ao INPI, ao qual foi atribuído efeito normativo pelo Presidente do INPI, que determina que a reivindicação de eventual direito de precedência pode ser feita em qualquer etapa de um processo de registro de marca, inclusive, durante eventual processo administrativo de nulidade de registros de marcas.

Antes da divulgação do mencionado parecer, o INPI somente aceitava a reivindicação de tal direito na primeira fase de um processo de registro de marca, ou seja, em sede de oposição.

O direito de precedência ao registro de uma marca é garantido pela Lei da Propriedade Industrial (art. 129, § 1º) a toda pessoa que, de boa-fé, usa a marca, há pelo menos seis meses antes do depósito de registro de marca de terceiro, para identificar determinado produto ou serviço.

• Estrela foi condenada a transferência de registros de marca e ao pagamento de royalties sobre marcas à Hasbro

Em novembro de 2021, chegou ao fim o conflito entre duas fabricantes de brinquedo (Estrela e Hasbro) relacionado a diversas marcas de jogos infantis que fazem parte de milhares de crianças, adolescentes e adultos até hoje (i.e., Cilada, Genius, Jogo da Vida, Cara a Cara, Cabeça de Batata, Super Massa, Detetive, Banco, Fábrica Feliz, Genius Estrela, Jogo da Vida Moderna, Vida em Jogo, dentre muitos outros).

No caso em questão, as empresas teriam celebrado um acordo no início dos anos 2000, em que a Estrela iria licenciar os produtos da Hasbro e pagar royalties a esta última. Todavia, após a expiração do contrato, a Estrela continuou produzindo e comercializando os produtos licenciados anteriormente, sem o pagamento de royalties à Hasbro e  transferiu as marcas dos produtos da Hasbro para uma outra empresa que possuía quotas.

Após anos de batalha judicial, o TJSP condenou a empresa Estrela a transferir devolver todos os registros de marca para a Hasbro, bem como determinou que a Estrela pagasse à Hasbro os royalties devidos pelo uso de tais marcas até hoje. Tal decisão foi proferida nos autos do processo nº 0107428-23.2009.8.26.0100 (mantendo a decisão em primeira instância), mas ainda pode ser objeto de recurso aos tribunais superiores.

• Instituição da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual

Em dezembro de 2021, o Presidente da República editou o Decreto 10.886/2021 que instituiu a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (“ENPI”) para o triênio de 2021 a 2023, objetivando criar orientações e diretrizes sobre propriedade intelectual nos próximos 10 anos e estabelecer um sistema de propriedade intelectual robusto, de modo a incentivar a inovação no Brasil.

De acordo com as disposições do referido decreto, são diretrizes da ENPI: o uso da propriedade intelectual como forma de agregação de valor a produtos e serviços e como incentivo à inovação; uso estratégico da propriedade intelectual em políticas públicas; a simplificação e promoção da agilidade dos processos relacionados à propriedade intelectual; o respeito aos compromissos internacionais em propriedade intelectual; dentre outros.

Relevante destacar, por fim, que a ENPI deverá ser implementada por meio de planos de ação bienais, com ações prioritárias, entregas, prazos e metas que, se alcançados, proporcionarão um grande avanço para a área da Propriedade Intelectual no Brasil nos próximos anos.

• O que esperar para o próximo ano?

Considerando a importância da Propriedade Intelectual no ano de 2021, bem como as significativas mudanças que a área sofreu e, ainda, as recentes notícias veiculadas pelos mais diversos veículos de comunicação, esperamos que o ano de 2022 seja marcado por discussões legislativas, judiciais, administrativas e da sociedade civil como um todo de diversos temas que, de alguma forma, tangenciam a Propriedade Intelectual, dentre os quais destacamos os seguintes:

• discussões judiciais sobre os direitos decorrentes da compra de obras autorais em NFTs (do inglês: non-fungible token), inclusive, acerca de sua titularidade;
• regulamentação do uso de inteligência artificial no Brasil nos mais diversos setores;
• discussões e regulamentações sobre carros voadores em território nacional,
• aumento de ferramentas relacionadas ao chamado meta universo,
• discussões, inclusive judiciais, sobre a compra de direitos autorais e patrimoniais de músicas por fundos de investimentos, e
• implementação de novas ações do INPI para diminuição do seu backlog de patentes.

Em todos os casos, a equipe de Tecnologia, Proteção de Dados e Propriedade Intelectual de Lefosse Advogados está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas em relação a tais temas, bem como auxiliar em todos demais aspectos relacionados à adequada proteção de ativos de propriedade intelectual pelas mais diversas organizações.

• Glossário | Termos Recorrentes no Texto

Nosso escritório conta com uma equipe especializada em Tecnologia, Proteção de Dados e Propriedade Intelectual. Para obter esclarecimentos sobre o tema, ou outros que sejam de seu interesse, por favor, entre em contato com nossos profissionais.

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[1]   Disponível em: <www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2020/decretolegislativo-136-11-agosto-2020-790527-protocolo-pl.pdf>. Acesso: 28.dez.2021.

[2] O “spray de barreira” ou “spray de marcação” é uma ferramenta utilizada por árbitros, em jogos de futebol de campo, para demarcar a distância que entre a bola e a barreira em situações de falta. A Spuni desenvolveu tal ferramenta em meados dos anos 2000, sendo, atualmente, detentora de sua patente em diversos países, inclusive no Brasil (PI 0004962-0 – concedida em 2010).

[3]    Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

[4]    Informação disponível em: </www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-procedimentos-apos-extincao-da-anuencia-previa-de-patentes-farmaceuticas>. Acesso: 28 dez.2021.

[5]    De acordo com a lei nº 14.200/2021, o Estado deve publicar a lista de patentes ou de pedidos de patente que poderão, potencialmente, ser objeto de licença compulsória no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de publicação da declaração de emergência ou de interesse público, ou do reconhecimento de estado de calamidade pública.

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